参阅案例第15号：赢创德固赛有限责任公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案

关键词

专利授权   明显实质性缺陷   程序违法

参阅要点

专利复审委员会在对专利申请驳回复审案件进行审查时，应当以避免审级损失、遵循当事人请求为基本原则，以依职权审查为例外，不应任意超出驳回决定所依据的事实及理由进行审查，并且对“明显实质性缺陷的审查”适用应当严格进行限定。

相关法条

1.《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第四十一条第一款

2.《中华人民共和国专利法实施细则》（2002年修改）第六十二条第一款

当事人

原告（被上诉人）：赢创德固赛有限责任公司

被告（上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会

基本案情

本申请是申请日为2004年5月13日、名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请，申请人为德古萨公司，后变更为赢创德固赛有限责任公司（简称德固赛公司），公开日为2005年4月27日。

2007年3月9日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第一次审查意见通知书。2007年8月24日，德古萨公司针对第一次审查意见通知书进行了修改。2009年6月26日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第二次审查意见通知书。2009年9月11日，德古萨公司针对第二次审查意见通知书提交了相关材料。

2009年12月4日，国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-31不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定，超出了原始说明书和权利要求书所记载的范围。

德古萨公司对上述驳回决定不服，于2010年3月18日向专利复审委员会提出了复审请求，同时修改了权利要求书，删除了驳回决定所针对的权利要求1-13，适应性地修改了权利要求14-31的编号。

经形式审查合格，专利复审委员会于2010年5月11日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。

2010年11月22日，专利复审委员会向德古萨公司发出的复审通知书中指出：权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，权利要求2-13亦不具备创造性。德固赛公司于2011年1月6日提交了意见陈述书，未修改申请文件。

2011年3月15日，专利复审委员会作出第30895号决定，认定：在对比文件1的基础上结合本领域公知常识得到权利要求l所要求保护的技术方案，对所属领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求l所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

基于上述理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2009年12月4日针对本申请作出的驳回决定。

德固赛公司不服提起行政诉讼，其认为第30895号决定显然已认定驳回决定所针对的文本的修改并没有超出原始说明书和权利要求书所记载的范围，据此专利复审委员会应当撤销驳回决定，返回原审查部门继续审查，但专利复审委员会却以新的有关创造性的反对意见维持了驳回决定。此做法违反了《审查指南》中的相关规定，且在复审阶段提出有关创造性的反对意见，导致德固赛公司不可能有足够的时间和机会进行争辩。因此，第30895号决定存在程序错误。请求人民法院依法撤销第30895号决定，并重新作出复审决定。

审理结果

北京市第一中级人民法院于2011年12月19日作出（2011）一中知行初字第2876号行政判决书，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第2目之规定，判决：一、撤销专利复审委员会于二○一一年三月十五日作出的第30895号决定；二、专利复审委员会就本申请重新作出复审决定。判决做出后，专利复审委员会不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院于2012年12月20日作出（2012）高行终字第1486号行政判决书，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效判决认为：专利复审委员会明确表示德固赛公司在复审程序中所修改的本申请权利要求书符合《专利法》第三十三条和2002年修改的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六十条第一款的有关规定，消除了驳回决定所指出的缺陷，但认为修改后的权利要求1不具备创造性，并且认为其属于明显实质性缺陷的范畴，故作出第30895号决定维持了驳回决定。由于涉案驳回决定系针对本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定所作出，德固赛公司不服提出复审请求，其进行修改后的本申请权利要求书系针对驳回决定所提出的缺陷所完成，专利复审委员会在第30895号决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中对于创造性的认定并非属于以本领域技术人员的知识水平无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴。同时，专利复审委员会关于节约当事人时间、避免案件在实审程序和复审程序之间来回振荡的上诉主张，亦不能作为其作出第30895号决定具有合法性的依据。因此，一审判决认定第30895号决定程序违法，并予以纠正并无不当。

《审查指南》第四部分第一章第2.4节中规定，专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人提出的理由、证据的限制，但这并不意味着专利复审委员会对案件依职权进行审查的范围不受任何限制。根据本案的上述认定，专利复审委员会在第30895号决定中引入新理由显然不属于其可以适用依职权原则的范围。

解说

本案主要涉及在专利授权案件的复审程序中，专利复审委员会是否可以超出驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理，复审程序中的“明显实质性缺陷的审查”应当如何进行认定。

一、专利复审委员会在复审程序中是否可以超出驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理

根据《专利法》第四十一条第一款、《专利法实施细则》第六十二条的规定，专利授权中的复审程序系因专利申请人对驳回决定不服而启动的行政救济程序，即基于专利申请人提出而启动，专利复审委员会以审查驳回决定合法性为其基本审查范围。在复审程序中，专利复审委员会一般应仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，而不能超出驳回决定所依据的理由和证据范围之外进行审查；但是，为了提高授权专利的质量，提升行政效率，节约成本，避免不合理地延长审查程序，专利复审委员会可以在特定情况下依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷等进行相应审查。因此，复审程序中专利复审委员会以驳回决定所依据的事实和理由为其审查的基本范围，以依职权引入新的理由进行审查为其例外情形，这样才能有效保障行政相对方即专利申请人的合法权益，体现复审程序本身的救济属性。同时，根据专利法和实施细则对专利文本修改的相关规定，专利申请人可能因专利复审委员会审查范围的不当扩大，导致其丧失通过修改专利文本克服申请文本中缺陷的机会，从而直接损害专利申请人的合法权利。《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。前述规定即是对专利复审委员会在复审程序中引入依职权审查原则的具体限定。

《审查指南》是专利复审委员会在复审程序中应当遵循的部门规章。在复审程序中，专利复审委员会一般应当针对驳回决定的理由及证据进行审查，对驳回决定不符合专利法和实施细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，则应当撤销原驳回决定，但当存在上述《审查指南》所规定的情形时，专利复审委员会可以在告知专利申请人并给予其陈述意见机会的前提下，超出驳回决定所依据的理由和证据而作出维持驳回决定的审查决定。

二、在复审程序中的“明显实质性缺陷的审查”应当如何界定

《审查指南》中未明确规定“明显实质性缺陷的审查”的适用范围，但是由于其作为专利复审委员会在复审程序中可以进行依职权原则超出驳回决定所依据的理由和证据范围进行审查的例外情形，故有必要对“明显实质性缺陷的审查”进行相应界定。由于复审程序系基于专利申请人对驳回决定不服而启动，同时在发明专利申请过程中，国务院专利行政部门对发明专利申请将进行初步审查和实质审查，而在前述二个审查阶段均可能出现由于发明专利申请不符合相关法律、法规规定而予以驳回的情形，专利申请人亦可以因不服驳回决定而申请复审，因此“明显实质性缺陷的审查”具体的适用范围必然会因驳回决定审查范围的不同而产生差异。

发明专利申请初步审查主要是对其申请文件形式是否符合《专利法》及《专利法实施细则》、所提交的其他与发明专利申请有关的其他文件形式、是否履行相关缴费义务等进行审查，原则上并不涉及实质问题的审查。然而发明专利申请的实质性审查是在初步审查的基础上，对发明专利申请文件进行更为深入和全面的审查，特别是就申请保护的发明进行现有技术检索，并审查要求保护的发明是否具备新颖性、创造性和实用性等，最终决定是否授予专利权，当然在此审查过程中对初步审查的内容也必然会予以涉及。正是基于初步审查与实质审查本身的审查范围、方式、内容的差异，其所对应的复审程序也必然存在区别，由此基于上述不同所涉及的“明显实质性缺陷的审查”范围也必然存在差异。本案中，虽然一审判决试图对“明显实质性缺陷的审查”范围进行界定，但是其所引述《审查指南》第一部分第一章第1节和第7节的内容均系以初步审查为基础的“明显实质性缺陷的审查”的规定，而本案所涉及的系在实质性审查阶段不服驳回决定而产生的复审程序，应当以在实质性审查阶段的“明显实质性缺陷的审查”进行界定，一审判决将发明专利初步审查与实质审查中的“明显实质性缺陷的审查”范围进行等同界定缺乏依据，二审法院对此问题进行了纠正。

发明专利申请实质审查中应当予以驳回的情形由《专利法实施细则》第五十三条进行了规定，但是专利复审委员会在复审程序中不能简单以上述规定为依据而随意对“明显实质性缺陷的审查”范围进行界定；而应当依据个案的具体情况，以避免审级损失、遵循当事人请求为其基本原则，以依职权审查为例外，对“明显实质性缺陷的审查”适用进行严格限定，从而保障专利申请人的合法权益，确保复审程序的基本属性。具体情形应由国务院专利行政部门作出明确规定。

正是基于此，由于涉案驳回决定系针对本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定所作出，德固赛公司不服提出复审请求，其进行修改后的本申请权利要求书系针对驳回决定所提出的缺陷所完成，专利复审委员会在第30895号决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中，专利复审委员会亦未充分说明其对于本申请创造性的认定属于以本领域技术人员的知识水平无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴。由此，人民法院撤销被诉驳回决定的做法是正确的。